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    110年度商標實務及法令動態

    商標實務委員會

    盧建川召集人、郭雨嵐召集人
    洪燕媺召集人、吳婷婷召集人
     
     
    壹、法令動態、實務解釋
    一、商品輸入及商標權耗盡疑義

             對於進口標示有我國註冊商標的商品在國內販售的合法性問題,可能會涉及商標法第36條
            第2項「商標權利耗盡原則」規定問題,也就是,如果該附有註冊商標的商品,是由商標權
            人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防
            止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,商標權人仍得主張權利。
            該項規定的目的在於,商標權人或被授權人在市場上將附有註冊商標的商品,如已在國內
            或國外為第一次銷售或流通時,即已透過交易行為取得報酬(簡單來說,即非仿冒品;以下
            稱真品),則該附有商標的商品由製造商販賣予零售商至相關消費者的垂直轉售過程已存在
            商標的默示授權使用,故商標權在該商品第一次販賣時耗盡,當此商品於市場上再度流通
            時,原則上商標權人即不得再對該「真品」主張商標權。

           應注意先釐清所涉及的商標在我國及商品出口國的商標所有人身分,因為,前述第36條第
           2項所謂的「商標權人」,係指在我國取得註冊的權利人,或者與我國商標權人具有授權或
           法律上關係之人(參最高法院108年度台上字第397號判決意旨),如果該進口商品的來源
           ,是我國註冊的商標權人或經其同意之人,則由其本人或經其同意之人於國內 外市場上交
           易流通的商品,既已經就商品的銷售取得報酬,依實務見解,此時就有依商標法第36條第2
           項規定主張不受他人商標權效力所拘束的空間。
          (參考智慧財產局網站資料
           https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-515-896235-50f43-201.html

    二、申請商標主張優先權問題

           
    依商標法第20條第6項規定,主張優先權者,其申請日以優先權日為準。

           倘二申請案相同或近似商標且指定於同一或類似商品或服務,申請日在後的快軌案先審
           查並核准,主張優先權案件才提出申請,如何調和一節,即使未引進快軌審查機制之前,
           以最近平均首通時間介於5個月左右的審查速度,仍有可能在他人未主張優先權日之前,
           申請案件即已依法審定。故不論一般案或快軌案商標的實體審查仍以「先申請先註冊
           為原則(商標法第30條第1項第10款之規定),也就是申請日在先的案件,還是可能排
           除申請日在後的案件註冊。至於提出申請的案件有主張優先權,其申請日依法既以優先
          權日為準,如有商標法第30條第1項第10款規定不得註冊之情形,自得對於在該申請日
         (優先權日)之後的快軌案或一般案,依商標法第48條及第57條的規定,提出異議或評
          定其註冊。審查時如發現主張優先權日的商標,雖在我國提出申請時間在後,但前案已註
          冊商標的申請日在後,而有商標法第30條第1項第10款規定不得註冊之情形者,本局亦得
          依商標法第57條第1項規定提請評定。

          (參考智慧財產局網站資料
          https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-515-896234-7e38c-201.html)

    三、公司解散後出具並存同意書或拋棄商標權
           
    依公司法相關規定(第24、25、26、84條),公司解散雖然是公司法律上人格消滅的原
            因。但是,公司經解散後,公司的法人格並非立即宣告消滅,必須經清算程序,處理公司
            尚未了結的事務後,公司才會歸於消滅。因此,公司在解散登記後、清算完結之前,公司
            在一定範圍內仍然享有權利能力。但要特別注意的是,公司如在清算期間內,依法是由清
           算人為公司的代表人,並不能由原公司代表人出具商標權並存同意書或為商標權拋棄的行
           為。

           (參考智慧財產局網站資料 
           https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-515-896233-ce9e2-201.html)

    貳、實務案例
    一、併列外文商標之中譯名稱是否構成商標使用?

           
    有關「寶乖亞」商標權侵害事件(智慧財產及商業法院110年刑智上易字第21號刑事判決
            ,判決日期:110-07-28)
            1. 案例事實:
                被告陳○奇明知「寶乖亞」商標圖樣,係告訴人科騰生物科技股份有限公司取得商標權
                ,經核准使用於營養補充品、益生菌營養補充品等商品,現仍在專用期間內。被告為
                行銷目的,逕向位於歐洲之藥局購買進口「BioGaia」之營養補充品,嗣在蝦皮拍賣網
                站上販售「BioGaia」之營養補充品,並使用未經告訴人科騰公司同意之系爭商標,供
                不特定人上網瀏覽或使用關鍵字搜尋後購買。因認被告涉犯商標法第95條第1款之未得
                商標權人同意,為行銷目的於同一商品使用相同於註冊商標之商標罪嫌。

            2. 爭點:
                按商標法第95條第1款之未得商標權人同意,而於同一商品或服務,使用相同於註冊
                商標罪,行為人除須在客觀上於同一商品或服務上有使用相同於註冊商標之商標之
                行為以外,其主觀構成要件,以行為人有侵害商標權之故意為前提。判斷是否作為
                商標使用,應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版(畫)面之前後配置、
                字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性,並考量其使用性質是否足使消費
                者藉以區別所表彰之商品或服務來源,暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意
                圖等相關證據綜合判斷。茲本案所應審究者,為被告主觀上是否有基於侵害系爭商
                標之故意,且於同一商品有使用相同商標之客觀行為。

            3. 智慧財產及商業法院判決意旨:
                被告之所以使用「寶乖亞」中文字,應僅係作為說明其所販售國外進口「BioGaia」營
                養補充品之中譯文而已,而非基於行銷目的,將之作為商標使用,自難認被告主觀上
                有侵害系爭商標之故意,亦無於同一商品有使用相同於系爭商標之客觀行為。

                「BioGaia」之英文發音與中文「寶乖亞」之發音乃為相同或相近,且國內消費者常以
                「寶乖亞」稱呼「BioGaia」商品,此有被告提出之文章及推文截圖可參,被告既係以
                「寶乖亞」中文稱呼其販售國外進口之「BioGaia」營養補充品,並非作為商標使用,
                已如前述,自不足以使相關消費者認識其即為系爭商標。

                「寶乖亞」既為「BioGaia」之中文音譯,則被告以「寶乖亞」稱呼或描述其所銷售從
                國外進口之「BioGaia」營養補充品,此與一般消費者並無不同,尚難以被告選擇使用
                「寶乖亞」作為「BioGaia」之中文音譯,即遽認其明知系爭商標為告訴人所有且具有
                強烈之辨識度;又縱使「BioGaia」之中文音譯有多種組合,惟被告僅係將「寶乖亞」
                作為「BioGaia」之中文譯名,並無將系爭商標使用於其所販售商品之積極行為。且依
                其使用中文「寶乖亞」3字亦與略經設計之系爭商標圖樣並不相同,實難足使消費者認
                識被告所使用「寶乖亞」文字即為系爭商標,故上訴意旨認被告有侵害系爭商標之故意
                等等,即非可採。

    二、公仔或吉祥物之名稱是否屬商標使用?
            有關「小8」商標異議事件(智慧財產法院109年度行商訴字第119號判決,
            判決日期:110-05-12)
            1. 案例事實:
                原告前於民國107年10月16日向被告申請註冊「小8」商標,經被告審查,核准列為
                註冊第1996156號商標(如上附圖一)。嗣參加人以系爭商標違反商標法第30條第1
                項第11款、第12款規定,對之提起異議。經被告審查後,認系爭商標有該條項第12款
                規定之適用,於109年5月26日以中台異字第G01080506號商標異議審定書為系爭商
                標之註冊應予撤銷之處分。原告不服,提起訴願,經經濟部於109年9月30日以經訴
                字第10906309250號決定訴願駁回後,遂向本院提起訴訟。

           2. 智慧財產法院行政判決意旨:
                系爭商標與據爭「小8」文字相同且使用商品之類似,但參加人所提出下述證據均未
                將據爭「小8」文字作為商標使用:
                (一) 85度C官方網站之102年11月4日新聞年報及自由財經報導:
                      據爭「小8」文字僅係作為餐點名稱之一部分,並因參加人將如附圖二所示之商標
                      圖樣以小8命名,故以擬人化說法推出「小8最愛」、「小8推薦商品」。

                (二) 85度C官方網站之103年7月9日、7月14日、8月12日新聞年報及103年7月15日中
                       時電子報報導:
                       內容主要係參加人在介紹其旗下品牌「85度C」推出之新商品,且新商品係以
                     「小8」命名之商品名稱,均以85度C為主要行銷目的,並非行銷據爭「小8」商品
                     之相關訊息或資料。

                (三) 以小8為名發想設計公仔圖案及周邊商品:
                       一般消費者所能直接接觸者,僅參加人將如附圖二所示之商標圖樣設計之造型徽
                       章、活動立架、平面文宣、磁鐵、木擺設及FRP擺設實物而已,而該等商品除活動
                       立架之「小8日」外,全無出現據爭「小8」文字,且如附圖二所稱之商標圖樣,
                       係因參加人之命名故稱為「小8」,然觀其圖樣造型,亦極類似於雪人造型,依一
                       般交易習慣,消費者實自無從由上開公仔圖案及周邊商品,即認識到據爭「小8」
                       文字亦為參加人旗下85度C連鎖咖啡店之商標。

                (四) 介紹85度C推出新年節禮盒之部落客文章內容:
                       僅在介紹85度C推出新年節禮盒,規劃小8系列可愛版,或表示小8公仔為
                       85度C之吉祥物,抑或表示85度C有一款人氣排隊商品即小8起司蛋糕,可知
                       人僅係將據爭「小8」文字作為禮盒或商品名稱之一部分,抑或公仔、吉祥物
                       之名稱。

                (五) Google搜尋網頁結果:
                       可知參加人尚需同時以「85度C小8」為關鍵字始得搜尋出與85度C或據爭
                       「小8」文字相關之資料,而該等資料均不足以使消費者得以認識據爭「小8」文
                       字具表彰指示商品來源識別功能。
                   
                     綜上,參加人並非將據爭「小8」文字作為商標使用,相關消費者僅能將之認識為
                     85度C所銷售商品之商品名稱抑或吉祥物之公仔名稱,實無從認定據爭「小8」文字
                     於系爭商標申請日前,即已為相關消費者或為其競爭之同業所知悉,自難僅憑因
                     85度C廣為相關消費者所熟知,且系爭商標申請人登記地址在南投,與參加人
                     85度C南投水里店門市地址鄰近,即推論原告係因知悉據爭「小8」文字之存在,
                     基於仿襲之意圖而申請註冊系爭商標。

    三、將商標圖樣的文字作角色設定或扮演者名稱是否屬商標使用?
           有關「焦糖哥哥」商標廢止註冊事件(智慧財產法院109年度行商訴字第101號行政判決,
           判決日期:110-04-22)

            1. 案例事實:
                原告於民國97年6月27日以「焦糖哥哥」商標,指定使用於當時商標法施行細則第13
                條所定商品及服務分類表第41類之「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯;各種書
                刊雜誌文獻之出版發行;提供線上電子刊物服務(不可下載);舉辦各種講座;舉辦
                各種親子活動節目;教育資訊;透過網路、電視、廣播提供教學;娛樂資訊;休閒娛
                樂資訊;兒童樂園;休閒育樂活動規劃;策劃各種聯誼活動;影片錄影片碟影片之製
                作發行;唱片錄音帶伴唱帶之製作發行;電台育樂節目之策劃製作;電視育樂節目之
                策劃製作;音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人」服務,向被
                告申請註冊,經被告審查,准列為註冊第1345145號商標,並准予延展註冊至117年
                12月31日止。

                嗣參加人以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定之廢止事由,前於108年5月13日
                申請廢止其註冊。案經被告審查,認系爭商標確有前揭商標法規定之情形,以
                109年3月2日中台廢字第1080199號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處
                分。原告不服處分而提起訴願,經濟部嗣以109年8月5日經訴字第10906306490號訴
                願決定駁回,原告不服訴願決定,遂向本院提起行政訴訟。

           2. 智慧財產法院行政判決意旨:
               原告於廢止申請前3年內未使用系爭商標,無銷售與授權系爭商標於指定服務之事實:
                (一) 原告就其使用系爭商標為維權使用之事實,提出證物如後:
                      ①108年7月16日廢止答辯書答證1之82年商標法修正條文對照表;
                      ②新聞報導網頁資料;
                      ③原告旗下藝人及演出節目清單;
                      ④「HARRYPOTTER」之美國商標註冊及電影資料;
                      ⑤本院106年度行商訴字第155號行政判決;
                      ⑥美國USPTO及TTAB之商標審查程序及案例;
                      ⑦經濟部經訴字第10406315900號訴願決定書;
                      ⑧Google搜尋結果頁面;
                      ⑨維基百科「市場行銷」條目頁面。

                      然本院審視上開證據可知,未見系爭商標或非屬商標使用之態樣,均不得作為系爭
                      商標實際使用之事證。

               (二) 原告與參加人之契約不足認定原告之維權行為:
                      原告於96年至102年間有基於製作原告系列節目,並「MOMO親子台」頻道播出
                      ,或將前開節目錄製成專輯之目的,而與參加人或其經紀公司簽訂節目主持人/演
                      出人員之契約,而為行銷相關商品之代理發行/經銷等事宜與案外人公司簽訂之行
                      銷契約/合約書。

                       然該等資料為當事人間之契約關係,並非系爭商標實際使用於指定服務之事證,
                      仍須參酌其他資料,綜合判斷系爭商標是否有維權使用之事實。

               (三) 節目使用焦糖哥哥文字非等同於商標使用:
                      參加人於申請廢止日前3年內,有以「焦糖哥哥」名稱擔任原告所製作原告系列節
                      目或專輯之主持人或演出人員,且該等專輯/節目發行之DVD、CD等商品有於網路
                      上播送或行銷販售。


                      惟查該等使用事證資料,均同時或僅標示「MOMO歡樂谷」、「momo親子台」
                      、「MOMO」字樣,其中雖有部分影片或照片,可見「焦糖哥哥」文字,然其大
                      多標示為「焦糖哥哥彤彤姊姊」、「焦糖哥哥飾主持人」、「主持人焦糖哥哥-
                      ○○○」、「主持人焦糖哥哥-○○○奶油哥哥-楊子梨」字樣,且係以加註在參加人臉
                      部旁邊之方式呈現,予相關消費者之認知,僅為介紹主持人/演出人員名稱之字幕
                      ,係用以指涉特定個人、對象或角色,並非作為表彰所指定之演藝經紀人等服務
                      ,或指示前揭服務來源之識別標識,非屬系爭商標實際使用之事證。

               (四) 角色設定或扮演非商標使用:
                      原告雖主張節目中多個角色名稱,均曾由不同人演繹,該等角色名稱之商標權屬於
                      原告所有云云。並提東森幼幼台使用「YOYO家族」角色名稱商標之截圖為憑。

                      觀諸原告檢送之證據資料,予相關消費者之認知,係「焦糖哥哥」藝名/主持人/演
                      出人員之觀念印象,自無從使相關消費者藉以區別所表彰之服務來源。

                      參諸原告在節目中雖有使用「焦糖哥哥」文字,然大多與其他名稱連結使用,自原
                      告之節目無法得知「焦糖哥哥」一詞有獨立識別性,無法作為表彰所指定之服務項
                      目,非屬商標之維權使用。


             綜上,原告於參加人申請廢止日前3年內,未使用系爭商標於其指定之第41類服務。原告
             仍執前詞訴請撤銷原處分及訴願決定,為無理由,應予駁回。

    參、統計數據(110年)
            110年度申請商標註冊計95,917件,較上年度(109年)增加近2%。從國籍來看,本國
            人申請73,374件,較上年度增加近1.6%;外國人申請22,543件,較上年度增加近3%。
            而依申請人國籍統計,110年度台灣商標申請註冊前三大外國申請人,分別為中國大陸
            4,929件、美國4,032件及日本3,437件。
            (參考智慧財產局網站資料
             https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-583-201.html)