新專利審查基準關於說明書、請求項部分修正概要
                                             編輯委員會  蘇建太召集人   
前言
本次發明專利實體審查審查基準修正，因為因應本次專利法大幅修正，所以審查基準也做了大幅度的修改。與2004年的基準相比較，除了電腦軟體相關發明(原為第九章，新基準改為第十二章)的部分未做修改外，其餘均配合新專利法做了修正。

另外，本次審查基準的修正，除了原有的章節外，將「修正」(原為第六章，新基準為第六章)及「更正」(原為第六章，新基準改為第九章)分開成兩個獨立章節，並另外分出增加之章節，例如「審查意見通知」（新基準為第七章）及針對進口案之「以外文本提出申請案之審查」（新基準為第八章）部分。而對於「分割及改請」，也以專章規範（新基準為第十章）。

說明書部分異於原基準之修正概要
因為說明書之相關撰寫規定，觀乎未來專利實質審查時技術是否清楚說明，且請求項是否受說明書所支持，並影響將來專利核准後專利權之權力主張，是以本文針對新修訂專利審查基準中，關於專利審查基準第二篇第一章之部分，亦即說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之修正要點略作概述。

本章基準之修正，係將此次修正之新專利法之文字用語修正內容加入本篇基準。例如新專利法所改用之用語「據以實現」(原專利法用語為「據以實施」)，「申請專利範圍應『界定』申請專利範圍之發明….」(原專利法用語為「…應『明確記載』….」)等新專利法之新用語，廣泛地於新基準中修正為新用語。

本次新修之專利審查基準，對於專利名稱之要求，不再嚴格規定需與專利標的完全相同，但要求需涵蓋專利標的之範疇。至於涵蓋專利標的範疇之涵義，於新基準中以例示說明。另對於發明內容之部分，新基準中刪除了原基準中對實現要件描述「明確」及「充分揭示」記載專節，但將相關敘述另加入1.3.1節可據以實現要件中(第2-1-6頁)。換言之，說明書對實現要件描述記載之規範並無更動。

本次審查基準對於「發明所屬技術領域中具有通常知識者」，明確定義其為新施行細則中所述「其為具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及「普通技能」之人….」。將具有普通技能之人也明確列入所謂「具有通常知識者」虛擬之人之定義。而具有申請時該發明所屬技術領域之「普通技能」之意涵也在基準之同一節中定義。另因為生物寄存也是據以實現之要求之一，所以生物寄存之相關新專利法及新施行細則之內容也一併加入本基準章節中。

新基準章節並新增加入違反可據以實現之案例(第2-1-8及2-1-9頁)，以為審查之參考。而關於說明書為判斷可據以實現之依據。而申請專利範圍或圖式之作為審查時參照之輔助審查原則，在這一次新審查基準中一併新增加入相關判斷原則之敘述(第2-1-10及2-1-9頁)。

本修正基準於(第2-1-10頁)定義請求項之範疇約略為物及方法兩種。專利標的為「用途」或「應用」請求項被視為方法請求項。而以總括方式撰寫請求項之方式，例如以「擇一方式」或以「上位概念總括」之要求及例示，這次均描述於新基準中(第2-1-12頁)。

新基準對於附屬項之敘述，刪除了原基準中對附屬項原有之分類(例如詳述式及附加式)，但補充規範了附屬項之記載方式(如依附部分及限定部分) (第2-1-14頁)。

在請求項記載要求之明確部分，新基準增加了「以參數界定物或方法所致之不明確」的敘述及要求(第2-1-28頁)，用以規範目前愈益增多之參數界定類請求項之審查標準。這是整合原基準分散於各章節之敘述，整合為此段敘述。其基本要求為該參數的量測方法需為該發明所屬技術領域中常用且明確之方法，且原則上該量測方法應記載於說明書中。

新基準中對於請求項若未為說明書所支持，但可以為圖式所支持之情形，明確新增認定其為記載不明確(第2-1-31頁)。而對審查時遇到此相關情形，其處理或修正方式，例如將說明書圖式內容載入說明書中以修正克服，也明確地於新基準中敘明。

新基準之對於請求項之解釋，除了原有之特性，製法界定物之節次做文字修正外，新增對於手段功能用語之認定標準(第2-1-34頁)。其係參照電腦軟體專利審查基準所訂定，認定為功能手段用語之標準為當使用用語有「手段用以…」或「步驟用以...」之敘述，前述敘述中並記載特定功能，且前述用語未記載完成該功能之完整結構，材料或動作，前項條件符合時，即認定為功能手段用語。

而新基準對於功能手段用語之解釋，除引用新施行細則第十九條之規定，即「於解釋請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」，其並明確限定解釋時以該發明「申請時」所屬技術領域中具有通常知識者「不會產生疑義之範圍」為限。為求清楚，並舉一具體案例於同一段描述中(第2-1-34頁)。

新基準中對於用途發明修正聚焦於用途請求項，而對於用途請求項則將其他原有之章節敘述整併，重述以用途為標的之用途請求項，視同為使用物之方法，屬於方法發明。這一部分僅再次重申，與先前規定並無不同(第2-1-35頁)。

圖式之規範，新基準新加入容許於特殊情形下，可以將化學式，數學式或表格置於圖式中。兼以納入其他國家對於圖式之較寬鬆但務實之規定。

綜觀本篇基準之修正，除了名詞配合新法修正外，對於許多原有疑義不清之處，多以新加入案例說明以釋疑，或多加入敘述以釐清實務上之疑慮。是以對於新基準配合新專利法規之修正及適用，期盼應可以更清楚地釐清審查機關及代理人之疑義處，讓本國之專利制度更可以趨於完整。