APAA Taiwan Group

    鑒於刑事法全面增訂沒收專章並於105年7月1日生效，其施行日前制定之其他法律關於沒收、追徵、追繳、抵償之規定不再適用，惟商標侵權物品雖非屬刑法第38條之違禁物，然其性質不宜任令在外流通，為避免刪除現行條文絕對義務沒收之特別規定，回歸適用刑法新制沒收規定尚須確認該等侵權物品之權利歸屬及正當事由取得等事實，增加職權沒收之舉證及認定程序，並可能發還所有人而再度回歸市場，故商標法第98條亦於105年11月30日修正公布，相應修正為「侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」無改絕對義務沒收之旨，僅酌作文字修正，將「犯人」二字修正為「犯罪行為人」。

二、申請人為外國籍者，中文地址填寫國名或地區名即可

    為簡化專利及商標案件申請程序，申請人為外國籍者，中文地址填寫國名或地區名即可，無庸將英文地址翻譯為中文，但為維護申請人基本資料之完整性，英文地址欄位請務必填寫完整。

三、「蘇格蘭威士忌」及「Scotch Whisky」取得產地證明標章

    為讓消費者更能安心地購買具有特定品質、聲譽的產品，多年來智慧局持續推動產地證明標章與產地團體商標的註冊保護制度，英國蘇格蘭威士忌協會(SWA)之「蘇格蘭威士忌」及「Scotch Whisky」產地證明標章也在105年8月16日公告註冊為產地證明標章，主要是證明在蘇格蘭蒸餾及熟成之威士忌符合英國及歐盟法規對蘇格蘭威士忌之相關規定。

四、代工廠商之定牌加工非屬商標使用行為
    「涉外定牌加工」即我國所稱的「回銷」，指經由國外商標權人委託，在第三地代工並貼上商標後直接運往委託人的國家或其指定的其他國家或地區。因製造商僅有製造行為，且於生產後全數運往委託人約定的國家或其指定的其他國家或地區，實務見解多認為目前國際間貿易往返頻繁，此等交易型態極為常見，為免除貿易障礙，代工廠商自己並無以行銷目的表彰自己經營的商品的意思，非屬商標的使用，不應受商標法第5條第1項規範，自毋庸負侵害他人商標權的刑責；惟若受託製造商於製造後違約將部分成品流入代工地的市場，則對於該地原有取得商標權的人，應有造成商標權侵害的事實。(82年6月1日臺灣高等法院花蓮分院的刑事法律專題研究、臺灣高等法院高雄分院85年度再字第4號刑事判決、智慧財產法院101年度刑智上易字第45號刑事判決皆採此見解)。
(參考智慧財產局網站資料https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=599502&ctNode=7050&mp=1)

五、建案名稱不當然具備商標識別性
    「建案名稱」僅係用以表示建築物本身，若無系列性使用而達到指示提供建築物之營建、施工或買賣等特定服務來源之作用時，並不當然具備指示商品或服務來源之商標識別功能。另外，房屋等不動產建物本身，依尼斯協定國際分類並不屬於市場上流通之「商品」類別，而是與第37 類「建築物之建造；修繕；安裝」、第36 類「不動產業務」及第42 類包含「建築設計、室內設計」等提供的服務類別相關，因此單就「建案之名稱」尚無從判定他人以該名稱所欲表彰的服務類別為何，應就其實際使用情形，依消費者的認知係用以表彰上述何種服務以為斷。
(參考智慧財產局網站資料https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=608055&ctNode=7050&mp=1)

貳、實務案例
一、不得因其廣告行銷等措施較據以核駁商標廣為我國相關消費者熟悉，即認應獲准註冊。

「

」商標註冊事件判決意旨：(最高行政法院105年度判字第465號行政判決)

系爭商標圖樣	據以核駁商標圖樣

　
　被上訴人前於民國100年8月24日以系爭商標「

」指定使用在第33類「酒(啤酒除外)」商品向上訴人智慧財產局申請註冊，經上訴人認定與據以核駁商標「

」圖樣及指定商品均近似而予以核駁處分。被上訴人不服，續提起訴願、行政訴訟，經智慧財產法院103年度行商訴字第137號行政判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人應另為處分；上訴人遂不服而續上訴。
　　最高行政法院指出，原判決乃認為系爭商標雖申請註冊在後，惟因系爭商標藉由廣告行銷等措施，較諸據以核駁商標廣為我國相關消費者熟悉，是以系爭商標更應獲得保護，惟原判決就據以核駁商標之註冊或其使用有無違反商標法規定之情形既未有任何說明，逕以系爭商標已較為消費者知悉為由認為不致構成混淆誤認云云，明顯與現行法規定不符，自屬適用法規不當。
　　此涉及學說所謂之「反向混淆誤認」，亦即後商標因較諸前商標廣為消費者所知悉，消費者反而誤以為前商標係仿冒後商標，或誤認為前商標與後商標係來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟、或其他類似關係。惟正因為前、後商標易使消費者誤以為兩者來自同一來源，或誤認兩商標之兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟、或其他類似關係，可知後商標之註冊確實有致消費者產生混淆誤認之虞，依商標法「先申請註冊原則」，自應保護註冊在先之商標，而非後商標，此在其他比較法例皆然。此一制度之另一目的，更在於維護市場之公平競爭，避免財力雄厚之企業藉由龐大之行銷能力，巧取豪奪先註冊之商標。

二、針對混合之氣味之申請，申請人應有提供商標描述及商標樣本之必要，且至少應清楚完整說明成分及比例，使第三人得藉由相同成分及比例再現並理解該氣味之內容。

「具有薰衣草氣味之氣味商標」商標註冊事件判決意旨：(智慧財產法院105年度行商訴字第41號行政判決)

　　原告以「具有薰衣草氣味之氣味商標」向被告智慧財產局申請註冊，主張本件為氣味商標，如所附樣本(萬應白花油)，係一種含有白樹東青油及薰衣草油混合特異氣味之中藥藥油，該薰衣草氣味非為功能性配方，不同於一般藥油僅為商品本身之氣味，具有其獨特性及識別性，經被告審查認定系爭商標圖樣之描述輔以檢附之樣品於補正後仍無法使消費者清楚、明確、完整地認知所欲申請商標之氣味內涵及註冊商標之權利範圍，故為不受理處分，原告據以提起行政訴訟。
　　法院指出：因非視覺可感知之商標囿於目前實務上商標圖樣是以平面靜止圖樣呈現商標，故除商標圖樣外，申請人應有提供商標描述及商標樣本之必要，尤氣味商標應檢附具有持久及再現可能性之氣味商標樣品，以輔助商標專責機關審查商標圖樣與真實商標是否一致；另，非既有或習知事物之氣味，尤其是混合之氣味，因混合成分及比例之不同，其氣味即有所差異，而不易確定其商標之權利範圍，申請人至少應清楚完整說明其成分及比例，使第三人得藉由相同成分及比例再現並理解該氣味之內容。
　　原告主張氣味商標之審查應著重於氣味本身，其已附上萬應白花油之樣本供被告審查，非可憑文字敘述不足而為受理與否之決定，且系爭商標氣味獨特，一般消費者均可認知該獨特氣味，故其已清楚、明確、完整地使被告認知所欲申請商標之氣味內涵及註冊商標之權利範圍；惟由於商標註冊及商標權異動事項除攸關商標權人權益外，第三人亦得藉由公告內容知悉他人之商標權範圍進而避免產生侵害商標權爭議，故為使第三人能明確知悉註冊商標之權利範圍，是以商標樣本僅是用以輔助商標圖樣之審查，尚無從以之取代商標圖樣及商標描述之記載，故法院認定原告仍未清楚、明確、完整地使被告認知所欲申請商標之氣味內涵及註冊商標之權利範圍，判決原告之訴駁回。

三、「計算機」、「智慧型手機」以及「電腦」等商品非屬類似商品。

「MANZANA」商標權侵害事件判決意旨：(智慧財產法院104年度民商上易字第2號民事判決)

系爭商標	被告實際使用商標

9類資料傳輸線、車充線、訊號線、觸控筆、快閃記憶體、讀卡機、手提電腦專用袋、電腦用腕靠、攜帶式快閃記憶體、筆記型電腦專用袋、滑鼠墊、鍵盤防塵套、計算機、電源供應器、電池充電器、電視遊樂器搖桿、電視遊樂器防塵罩。	第9類傳真機、電子防盜裝置、計數器、影印機(照相、靜電、熱)、秤、電話機、可視電話、手提電話、電話用免持設備、手機帶、揚聲器、麥克風、電視機、揚聲器喇叭、攝像機、頭戴耳機、數位影音光碟播放機、可攜式媒體播放器、照相機(攝影)、立體視鏡、望遠鏡、太陽鏡、電池。

　　手機之功能雖有加入與電腦相同之運算處理功能，然其與計算機組成零件各異，材料來源亦各取所需，且所涉技術領域與水準不同，手機仍未能完全取代電腦，產製者與行銷管道及場所亦有所區別，因此由功能、材料、產製者、行銷管道及場所觀之，手機與計算機難認具有共同或關聯之處，故非屬同一或類似商品。
　　另外，雖智慧財產局曾將電腦與計算機歸於同一組群，惟隨著科技進步，電腦與計算機之功能已大不相同，故現今已將其等歸屬於不同組群，而認定不具類似關係；且縱然各大學科系及教科書仍以「計算機概論」為名稱稱呼電腦程式課程，但僅是學術上所使用之名稱未隨時代變遷更名而已；大陸地區雖將電腦稱呼為計算機，且將電腦與計算機歸屬同一類別，但商標權基於屬地主義，深具地域性，兩岸文化亦不相同，自難據認我國消費者會有同一認知。
　　綜上所述，上訴人主張訴外人北京小米科技有限責任公司明知其系爭商標「MANZANA字及圖」已指定使用資料傳輸線、車充線、訊號線等商品，卻仍生產、製造印有與系爭商標近似之「MI」商標並指定在類似商品如手機、資料傳輸線、電源供應器及電池充電器等，並透過訴外人台灣小米通訊有限公司及新誼整合科技股份有限公司向國家通訊傳播委員會申請系爭商標之審驗、輸入，再透過被上訴人遠傳電信股份有限公司販賣，顯然構成商標法第68條第3款之侵害上訴人系爭商標權之行為，惟經法院認定手機與計算機因上開理由非屬同一或類似商品，故駁回原告之上訴。

四、將水波紋使用於皮包商品屬商標使用，構成商標侵權。

「水波紋圖樣」商標權侵害事件判決意旨：(智慧財產法院104年度民商上字第16號民事判決)

系爭水波紋商標圖樣	路易威登公司經典包款	二阿公司系爭商品例

　　上訴人亦被上訴人(原審原告)路易威登公司主張其EPI系列皮包於1985年首度問世，其特色在於皮革上壓製獨家水波紋圖樣，同年即在台灣推出，並於民國92年以上開水波紋圖樣註冊取得商標權(下稱系爭商標)，且持續投入大量宣傳，以維持EPI商品在消費者心中的頂級形象及識別性；詎被上訴人亦為上訴人(原審被告1)二阿公司未經路易威登公司之同意或授權，以與系爭水波紋商標完全一致之圖案仿冒EPI包款(下稱系爭商品)，並於其公司之網路、實體銷售據點販賣、廣告宣傳。
　　查系爭水波紋商標既為我國相關公眾所熟知之著名商標，二阿公司於銷售系爭商品時卻出於攀附路易威登公司EPI包款之意，在各式廣告文案、網購銷售賣場強調「水波紋」品名，足見二阿公司是將水波紋圖樣作為其宣傳系爭商品之重點，符合商標法第5條使用之定義；且市面上以人工加工壓印而成之紋飾尚有荔枝紋、菱格紋等各種不同花紋，二阿公司於設計包款時若想要採用所謂「裝飾性花紋」並非不得選擇其他未經他人註冊商標之花紋，惟其捨此不為而將系爭水波紋商標使用於整個皮包商品上，連皮包款式都採與路易威登公司相同之設計，難認其僅將水波紋作為裝飾紋路而非商標使用，系爭商品上雖另附掛有「2R」商標吊牌，但不明顯且容易被遮掩，稍加不注意即會被忽略。是故，消費者在未接觸其價格、品質及其他商品標識時，仍有可能誤認系爭商品是來自路易威登公司或其授權之人，二阿公司有侵害系爭水波紋商標之故意存在，應同二阿公司負責人即被上訴人亦為上訴人李ＯＯ(原審被告2)連帶負侵權責任。

參、統計數據
　　105年度台灣商標註冊申請計79,300件(圖一)，較上年更高，年增1%，面臨申請案逐步成長，智慧財產局全力投入審查，使105年待辦案件量已下降至50,011件之水準(圖二)。另從國籍來看，本國人申請57,548件，外國人申請21,752件，均較上年微幅成長，而前五大外國申請人中(圖三)，大陸以4,281件(年增9%)超越了美國的3,735件及日本的3,669件，續居首位，又除美國外，前五大外國申請人均為亞洲國家，顯見在台灣的布局較為積極。
(參考智慧財產局網站資料https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=613794&ctNode=7123&mp=1)

圖1.png