109年度商標實務與法令動態
首頁 > 109年度商標實務與法令動態
109年度商標實務及法令動態
商標實務委員會吳婷婷召集人、郭雨嵐召集人
洪燕媺召集人、盧建川召集人
洪燕媺召集人、盧建川召集人
壹、法令動態、實務解釋
一、輸出入行為是否包含轉口疑義
有關「轉口」行為是否屬於商標法第72、75條等相關條文所稱之「輸出」、「輸入」，智慧局曾於93年8月邀請專家學者就其法律適用之疑義舉辦研討會議，研討結論認為，依TRIPS協定及我國相關法令規定，係將進口、出口或輸出、輸入與轉口並列，是以基於法律明確性原則，商標法中所稱「輸出」或「輸入」行為，解釋上不應擴張至「轉口」。至於司法實務部分，智慧財產法院98年度行他更（一）字第1號判決對於海關緝私條例第39條之1（按該條規定：「報運之進出口貨物，有非屬真品平行輸入之侵害專利權、商標權或著作權者，處貨價三倍以下之罰鍰，並沒入其貨物。但其他法律有特別規定者，從其規定。」）的適用範圍是否包括轉口貨物，同樣採否定見解，認為：「海關緝私條例第39條之1之處罰規定，其適用客體限於進出口貨物，並未及於轉口貨物，且法律尚無明文規定轉口貨物有非屬真品平行輸入之侵害專利權、商標權或著作權者，需準用海關緝私條例第39條之1 加以處罰。因此，基於處罰法定主義，自不能任意將海關緝私條例第39條之1 對於報運之進出口貨物之處罰規定準用於轉口貨物。」
(參考智慧財產局網站資料https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-515-882651-31e8d-201.html）
二、國際通用註冊符號標示
依照商標法第35條第3項規定：「商標經註冊者，得標明註冊商標或國際通用註冊符號。」對於國際通用註冊符號的標註，並非採強制性規定，即使商標權人已取得我國商標註冊，也可以選擇不標註國際通用註冊符號。因此，有關國際通用註冊符號的使用，在商標法或其施行細則中並無罰則規定。對於標示特定商標的商品，縱使是○○公司自境外進口，並依據當地真實之註冊情形，而標註國際通用註冊符號，惟當標示該特定商標的商品在我國行銷使用時，如相同或近似於我國註冊商標，並使用於同一或類似之商品或服務，且有致相關消費者混淆誤認之虞者，依商標屬地保護原則，我國商標權人或專屬被授權人仍得依商標法第68條至第70條、第95條及第97條等規定，向法院提起權利救濟或主張民事損害賠償，或向偵查機關提出刑事告訴。
(參考智慧財產局網站資料 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-515-882652-71d42-201.html）
三、商標註冊申請案「快軌機制」於民國109年5月1日起試行
為鼓勵申請人利用電子申請，並加快商標註冊申請案件審查，自109年5月1日起申請之商標註冊申請案，如係以電子申請、屬平面商標註冊申請案、且全部指定使用之商品或服務名稱與智慧局之電子申請系統參考名稱完全相同、及利用約定帳戶扣繳等條件者，因程序審查事項均已齊備，可提前進入審查排程，預期申請人可較現行平均首次通知時間(FA) 約早1.5個月知悉案件是否得以獲准註冊，以加快事業運用商標推展業務及布局。但應注意的是，快軌案商標是不是符合規定的判斷上，仍以「先申請先註冊」為原則，也就是申請在先的案件仍應得以排除在後申請案件的註冊。
(參考智慧財產局網站資料 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-579-873292-8eb88-201.html)
四、智慧財產局已於民國109年10月27日將新增商標代理人管理制度之「商標法部分條文修正草案」函送行政院審查
本次修正共計修正16條、增訂2條，主要修正重點：
具備商標專業能力者得充任商標代理人，並應經登錄始得執行商標代理業務；商標代理人之能力認證、登錄條件、訓練方式及時數、管理措施、撤銷或廢止登錄及其他相關事項之辦法，授權由主管機關訂定之，並新增過渡條文及其申請登錄之期限規定。（修正條文第六條、第一百零九條之一）
因應商標代理人管理措施，明定商標專責機關應備置商標代理人名簿，提供商標代理人之登錄等相關事項，以供外界查詢。（修正條文第十二條）
因應商業主體於市場經營相關商品或服務業務之實際需求，明定商標註冊申請人適格之主體。（修正條文第十九條、第九十九條）
為滿足國內產業界需求及與國際接軌，新增商標註冊申請案之加速審查機制。（修正條文第十九條、第一百零四條）
明確商標圖樣中部分具功能性之權利範圍。（修正條文第三十條）
明確不受商標權效力拘束之指示性合理使用、善意先使用及權利耗盡等內涵，以符合司法實務之適用。（修正條文第三十六條）
商標之註冊以違反商標法第三十條第一項第十五款規定侵害他人之先權利申請異議者，其「經判決確定」之認定，以提出異議時為判斷基準；申請評定者，準用之，且不受評定除斥期間之限制。（修正條文第四十八條、第五十八條、第六十二條）
鬆綁申請廢止程式要件之規定。（修正條文第六十五條）
未經申請登錄而充任商標代理人之處罰規定及案件代理人經停止執業、撤銷或廢止登錄公告後之效果。（修正條文第九十八條之一）
(參考智慧財產局網站資料 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-579-882687-e7103-201.html)
五、智慧財產局於民國109年1月17日公告「商標法部分條文修正草案」，強化商標專責機關之審議程序，並修正商標案件之救濟層級及訴訟程序本次修正草案計53條，其中修正9條、增訂33條、刪除11條，主要修正重點：
智慧局設立專責審議商標救濟案件之獨立單位即「複審及爭議審議會」。
強化商標專責機關之審議程序：對於複審案或爭議案之審議，由審議人員3人合議為之，並導入言詞辯論、預備程序等機制。
簡併救濟層級：不服商標專責機關就複審案及爭議案之審議決定，免經訴願，得逕向智慧財產及商業法院（自110年7月1日起更名）提起訴訟。重新架構商標案件之訴訟救濟程序：由現行行政訴訟改採民事訴訟程序。
廢除異議制度：目前於申請審查階段已引進第三人意見書提供審查上參考，且異議案中約達百分之97的異議事由係針對商標相對不得註冊之情形進行爭議，與現行評定申請高度重疊，故廢除異議程序，並整合爭議程序為評定案及廢止案兩種類型。
新增複審案及爭議案之再審程序：複審案及爭議案經商標專責機關審議決定，如未再提救濟而告確定者，如認再審決定有再審事由，當事人得向商標專責機關提起再審程序。
(參考智慧財產局網站資料 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-579-884499-aa760-201.html)
貳、實務案例
一、真品平行輸入與商標權利耗盡原則（PHILIP B案件）
（一）最高法院108年度台上字第397號民事判決（裁判日期：109.1.16.）
1. 案例事實：
美國原廠「PHILIP B」公司係「PHILIP B」商標在美國註冊之商標權人，並同意其台灣代理人在我國註冊為該商標之商標權人，故系爭「PHILIP B」商標在美國及我國分屬不同之商標權人。台灣進口商向美國原廠輸入「PHILIP B」品牌之護髮、洗髮等產品（系爭產品）至國內販售，為避免台灣商標權人干涉，根據商標法第36條第2項規定，向智慧財產法院請求台灣商標權人不得向伊主張商標權及禁止伊在我國販售。
2. 爭點：
依台灣商標法第36條第2項規定「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。」如相同商標在國內外由不同商標權人註冊，本案之美國原廠商標權人，並非台灣商標權人之「經其同意之人」，是否有商標權耗盡原則之適用。
3. 最高法院民事判決意旨：
原審智慧財產法院一審與二審判決均認定本件無商標權耗盡原則之適用。理由：系爭「PHILIP B」商標在美國及我國分屬不同之商標權人，系爭產品是進口商向美國原廠購買，非由台灣商標權人在市場為第一次流通，並取得任何報酬(對價報償)，參以商標屬地主義原則，商標法第36條第2 項規定權利耗盡原則之適用，係以附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形，進口商不得執系爭商品對台灣商標權人主張權利耗盡，而為進口商敗訴之判決。惟最高法院則認為，商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。
原審未查，逕謂台灣商標權人未自系爭商品第一次銷售或流通時取得報酬，商標法第36條第 2項規定權利耗盡原則僅適用於國內外商標權人為同一人之情形，而為不利進口商之判斷，不無違誤，遂廢棄原審判決，發回智慧財產法院審理。
（二）智慧財產法院106年度刑智上易字第11號刑事判決(裁判日期：109.04.23)
案例事實：PHILIP B台灣代理商（即台灣商標權人）於民國104年間，向台灣台北地方檢察署對上述相同之台灣進口商先提出違反商標法之刑事告訴，本案檢察官及原審法院判決均認定台灣進口商之行為違反商標法第95條規定。在上述最高法院判決PHILIP B民事案件之後，本案智慧財產法院二審刑事判決則認定被告之行為不構成商標法第95條、第97條之罪。
智慧財產法院二審刑事判決意旨：
在商標屬地主義原則下，各國商標專用權之取得、存續、變更、喪失、撤銷、耗盡等等法律效果，均依各該國家之相關規定，故無論內外國商標權人是否相同，外國商標權即使在外國耗盡，內國商標權之效力仍不會受到外國商標權利效力之拘束，因此，系爭產品所附商標縱使在美國商標權耗盡，但在我國之商標權效力為何仍應依我國商標法規，始符合商標屬地主義原則。
在內外國商標權人不同人，且內國商標權人為外國商標權人之代理商、經銷商時，該外國商標權人實難認為是我國商標法第 36 條第 2 項前段所稱「經其（內國商標權人）同意之人」。
然內國經銷商、代理商在國內行銷之商品若與外國商標權商品表彰相同商品來源，其實不會危害商標表彰來源之功能，不應禁止平行輸入，此時內外國商標權人應可視為同一人，而可允許商品平行輸入。故商標法第 36 條第 2 項前段「由商標權人或經其同意之人」的「商標權人」，應可解釋「包含得與該商標權人視為同一人」者，而所謂的「得視為同一人」，本院認為應指「兩者間有法律上或經濟上關係（如為關係企業，或為代理商、經銷商、受託製造商等相類似關係），且商標表彰相同商品來源時」，始得「視為同一人」。
若內國商標權人經過相當努力，建立自己獨立之商標商譽，使消費者得以認識該商標僅表彰內國商標權人之商品，而非認知該商品是來自於與該內國商標權人有特殊關係的外國商標權人商品，則此時平行輸入之商品會危害內國商標權表彰來源之功能，自不應耗盡其商標權而可禁止平行輸入。另若外國原廠交付給內國經銷商、代理商之商品是專為內國市場所特別設計，與在外國同一商標流通之商品不同，且內國商標權人在行銷時亦強調其獨特性，使消費者認識其商標商品與外國商標權人商品有所區隔時，亦屬內國商標權人已建立自己獨立商譽，此時即得禁止平行輸入。
告訴人為 PHILIP B.公司在台總代理商，其與 PHILIP B.公司有經濟上之連結關係存在，又告訴人在我國雖為系爭商標之商標權人，但未使用系爭商標生產自己商品，而是向 PHILP B.公司所進口，且告訴人於推銷系爭商標商品時，強調系爭產品是源自美國、好萊塢時尚精品、享譽國際護髮宗師等等，使我國消費者認識系爭商標所表彰之商 品來源為美國的 PHILIP B.公司，顯見告 訴人並未建立自己商譽，致內國商標權人(即告訴人)與外國商標權人(即PHILIPB.公司)之商品均表彰相同來源，依上開說明，PHILIP B.公司與告訴人即得視為同一人…是系爭產品滿足商標法第 36 條第 2 項前段之要件，則告訴人自不得就系爭產品主張商標權，被告輸入系爭產品並於網路上販賣之行為，即不構成商標法第95條、第97條之罪。二、被告在店面或網路上販賣仿冒商標商品，並保證真品，構成加重詐欺罪：（參最高法院 109年度台上字第1527號刑事判決，裁判日期：109.4.13.)
案例事實：被告向大陸淘寶網站購買仿冒商標商品，並輸入至國內販售，同時在其經營店面之臉書社群網站陳列及販賣仿冒商標商品，並施用詐術在臉書上對公眾散布：「全部商品保證真品，直接透過國外代理商向原廠下單訂貨！貨源與國內代理商絕對相同！貨源正常同台灣品牌代理商與各大歐洲品牌百貨專櫃一樣！均來自國外原廠！」等不實訊息，藉此詐騙不特定之多數人前往購買，且被告之訂價與真品之零售價格相近等情。
最高法院刑事判決意旨: 原審判決（智慧財產法院以107年度刑智上訴字第42號刑事判決）認定上訴人等共同意圖為自己不法之所有，基於以網際網路詐欺取財、非法販賣仿冒商標商品之犯意聯絡，在其經營店面之臉書社群網站，陳列仿冒商標商品販售，並施用詐術在臉書上對公眾散布上述保證真品之不實訊息，但因品牌公司之蒐證人員係明知商品為仿冒商品而購買，並無陷於錯誤，及並無證據證明上訴人已有將仿冒商標商品販售與其他之人，雖難認其詐欺取財已屬既遂，然仍構成刑法第339條之4第1項第3款及第2項之加重詐欺取財之未遂罪（按該條規定：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： …三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。」）。最高法院刑事判決認為，上訴人既已著手實行詐欺行為，且其行為亦足以使公眾陷於錯誤，自屬施用詐術，原判決依詐欺取財未遂論處，並無不合。
三、商標法第30條第1項第13款不得註冊之規定：有關他人「藝名」之認定（參最高行政法院109 年裁字第 1092 號行政裁定，裁判日期：109.7.9）
案例事實：林姓男子於2016年4月以「Blackmamba設計字」商標，指定使用於衣服、T恤、外套等商品，向智慧局申請商標並核准。該商標經由美商柯比公司向智慧局提起異議後遭到撤銷之處分，林姓男子不服，提起訴願亦被駁回，向智慧財產法院提起訴訟敗訴。經上訴至最高行政法院。
最高法院行政判決意旨：原審判決（智慧財產法院行政108年度行商訴字第78號行政判決）認定「Kobe Bryant」為美國職籃NBA之著名球星，且其在球場上具攻擊性、移動速度快及靈敏之表現特質，恰似非洲移動速度最快之「BlackMamba」(黑曼巴)毒蛇，是堪認系爭商標於105年4月21日申請時，「BlackMamba」已為表演運動技藝為職業之藝人「KobeBryant」於其從事表演性籃球比賽時所被稱呼之藝名，而「BlackMamba」客觀上亦僅指向「KobeBryant」1人，國內相關消費者可直接聯想與「KobeBryant」有關，並已達國內著名程度，則上訴人以「BlackMamba」作為系爭商標申請註冊，復未徵得「KobeBryant」之同意，難謂無損其人格權及其利用該國內著名藝名於國內商業活動而產生一定經濟效益之財產權。最高行政法院認為，商標法第30條第1項第13款所定藝名是否「著名」之認定，要以「申請註冊時」為判準。又依商標法第50條規定，異議商標之註冊有無違法事由，要依其「註冊公告時」之規定。原處分之合法性，不因KobeBryant事後亡故而受影響。何況依最高法院104年度台上字第1407號民事判決之意旨所示，人格權若有用於商業活動之客觀事實，而生經濟利益者，亦具財產權性質，應受保障。最高行政法院維持原審法院之判決，而駁回林姓男子之上訴。
參、統計數據（109年）
109年度申請商標註冊計94,089件，自104年以來再創新高，並較上年度（108年）增加8％。從國籍來看，本國人申請72,170件，較上年度增加17%；外國人申請21,919件，與上年度申請件數相較，則下降12％。而依申請人國籍統計，109年度台灣商標申請註冊前三大外國申請人，分別為中國大陸4,575件、日本4,013件及美國3,814件。
(參智慧財產局網站資料 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-167-885263-051ba-1.html)
一、輸出入行為是否包含轉口疑義
有關「轉口」行為是否屬於商標法第72、75條等相關條文所稱之「輸出」、「輸入」，智慧局曾於93年8月邀請專家學者就其法律適用之疑義舉辦研討會議，研討結論認為，依TRIPS協定及我國相關法令規定，係將進口、出口或輸出、輸入與轉口並列，是以基於法律明確性原則，商標法中所稱「輸出」或「輸入」行為，解釋上不應擴張至「轉口」。至於司法實務部分，智慧財產法院98年度行他更（一）字第1號判決對於海關緝私條例第39條之1（按該條規定：「報運之進出口貨物，有非屬真品平行輸入之侵害專利權、商標權或著作權者，處貨價三倍以下之罰鍰，並沒入其貨物。但其他法律有特別規定者，從其規定。」）的適用範圍是否包括轉口貨物，同樣採否定見解，認為：「海關緝私條例第39條之1之處罰規定，其適用客體限於進出口貨物，並未及於轉口貨物，且法律尚無明文規定轉口貨物有非屬真品平行輸入之侵害專利權、商標權或著作權者，需準用海關緝私條例第39條之1 加以處罰。因此，基於處罰法定主義，自不能任意將海關緝私條例第39條之1 對於報運之進出口貨物之處罰規定準用於轉口貨物。」
(參考智慧財產局網站資料https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-515-882651-31e8d-201.html）
二、國際通用註冊符號標示
依照商標法第35條第3項規定：「商標經註冊者，得標明註冊商標或國際通用註冊符號。」對於國際通用註冊符號的標註，並非採強制性規定，即使商標權人已取得我國商標註冊，也可以選擇不標註國際通用註冊符號。因此，有關國際通用註冊符號的使用，在商標法或其施行細則中並無罰則規定。對於標示特定商標的商品，縱使是○○公司自境外進口，並依據當地真實之註冊情形，而標註國際通用註冊符號，惟當標示該特定商標的商品在我國行銷使用時，如相同或近似於我國註冊商標，並使用於同一或類似之商品或服務，且有致相關消費者混淆誤認之虞者，依商標屬地保護原則，我國商標權人或專屬被授權人仍得依商標法第68條至第70條、第95條及第97條等規定，向法院提起權利救濟或主張民事損害賠償，或向偵查機關提出刑事告訴。
(參考智慧財產局網站資料 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-515-882652-71d42-201.html）
三、商標註冊申請案「快軌機制」於民國109年5月1日起試行
為鼓勵申請人利用電子申請，並加快商標註冊申請案件審查，自109年5月1日起申請之商標註冊申請案，如係以電子申請、屬平面商標註冊申請案、且全部指定使用之商品或服務名稱與智慧局之電子申請系統參考名稱完全相同、及利用約定帳戶扣繳等條件者，因程序審查事項均已齊備，可提前進入審查排程，預期申請人可較現行平均首次通知時間(FA) 約早1.5個月知悉案件是否得以獲准註冊，以加快事業運用商標推展業務及布局。但應注意的是，快軌案商標是不是符合規定的判斷上，仍以「先申請先註冊」為原則，也就是申請在先的案件仍應得以排除在後申請案件的註冊。
(參考智慧財產局網站資料 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-579-873292-8eb88-201.html)
四、智慧財產局已於民國109年10月27日將新增商標代理人管理制度之「商標法部分條文修正草案」函送行政院審查
本次修正共計修正16條、增訂2條，主要修正重點：
具備商標專業能力者得充任商標代理人，並應經登錄始得執行商標代理業務；商標代理人之能力認證、登錄條件、訓練方式及時數、管理措施、撤銷或廢止登錄及其他相關事項之辦法，授權由主管機關訂定之，並新增過渡條文及其申請登錄之期限規定。（修正條文第六條、第一百零九條之一）
因應商標代理人管理措施，明定商標專責機關應備置商標代理人名簿，提供商標代理人之登錄等相關事項，以供外界查詢。（修正條文第十二條）
因應商業主體於市場經營相關商品或服務業務之實際需求，明定商標註冊申請人適格之主體。（修正條文第十九條、第九十九條）
為滿足國內產業界需求及與國際接軌，新增商標註冊申請案之加速審查機制。（修正條文第十九條、第一百零四條）
明確商標圖樣中部分具功能性之權利範圍。（修正條文第三十條）
明確不受商標權效力拘束之指示性合理使用、善意先使用及權利耗盡等內涵，以符合司法實務之適用。（修正條文第三十六條）
商標之註冊以違反商標法第三十條第一項第十五款規定侵害他人之先權利申請異議者，其「經判決確定」之認定，以提出異議時為判斷基準；申請評定者，準用之，且不受評定除斥期間之限制。（修正條文第四十八條、第五十八條、第六十二條）
鬆綁申請廢止程式要件之規定。（修正條文第六十五條）
未經申請登錄而充任商標代理人之處罰規定及案件代理人經停止執業、撤銷或廢止登錄公告後之效果。（修正條文第九十八條之一）
(參考智慧財產局網站資料 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-579-882687-e7103-201.html)
五、智慧財產局於民國109年1月17日公告「商標法部分條文修正草案」，強化商標專責機關之審議程序，並修正商標案件之救濟層級及訴訟程序本次修正草案計53條，其中修正9條、增訂33條、刪除11條，主要修正重點：
智慧局設立專責審議商標救濟案件之獨立單位即「複審及爭議審議會」。
強化商標專責機關之審議程序：對於複審案或爭議案之審議，由審議人員3人合議為之，並導入言詞辯論、預備程序等機制。
簡併救濟層級：不服商標專責機關就複審案及爭議案之審議決定，免經訴願，得逕向智慧財產及商業法院（自110年7月1日起更名）提起訴訟。重新架構商標案件之訴訟救濟程序：由現行行政訴訟改採民事訴訟程序。
廢除異議制度：目前於申請審查階段已引進第三人意見書提供審查上參考，且異議案中約達百分之97的異議事由係針對商標相對不得註冊之情形進行爭議，與現行評定申請高度重疊，故廢除異議程序，並整合爭議程序為評定案及廢止案兩種類型。
新增複審案及爭議案之再審程序：複審案及爭議案經商標專責機關審議決定，如未再提救濟而告確定者，如認再審決定有再審事由，當事人得向商標專責機關提起再審程序。
(參考智慧財產局網站資料 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-579-884499-aa760-201.html)
貳、實務案例
一、真品平行輸入與商標權利耗盡原則（PHILIP B案件）
（一）最高法院108年度台上字第397號民事判決（裁判日期：109.1.16.）
1. 案例事實：
美國原廠「PHILIP B」公司係「PHILIP B」商標在美國註冊之商標權人，並同意其台灣代理人在我國註冊為該商標之商標權人，故系爭「PHILIP B」商標在美國及我國分屬不同之商標權人。台灣進口商向美國原廠輸入「PHILIP B」品牌之護髮、洗髮等產品（系爭產品）至國內販售，為避免台灣商標權人干涉，根據商標法第36條第2項規定，向智慧財產法院請求台灣商標權人不得向伊主張商標權及禁止伊在我國販售。
2. 爭點：
依台灣商標法第36條第2項規定「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。」如相同商標在國內外由不同商標權人註冊，本案之美國原廠商標權人，並非台灣商標權人之「經其同意之人」，是否有商標權耗盡原則之適用。
3. 最高法院民事判決意旨：
原審智慧財產法院一審與二審判決均認定本件無商標權耗盡原則之適用。理由：系爭「PHILIP B」商標在美國及我國分屬不同之商標權人，系爭產品是進口商向美國原廠購買，非由台灣商標權人在市場為第一次流通，並取得任何報酬(對價報償)，參以商標屬地主義原則，商標法第36條第2 項規定權利耗盡原則之適用，係以附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形，進口商不得執系爭商品對台灣商標權人主張權利耗盡，而為進口商敗訴之判決。惟最高法院則認為，商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。
原審未查，逕謂台灣商標權人未自系爭商品第一次銷售或流通時取得報酬，商標法第36條第 2項規定權利耗盡原則僅適用於國內外商標權人為同一人之情形，而為不利進口商之判斷，不無違誤，遂廢棄原審判決，發回智慧財產法院審理。
（二）智慧財產法院106年度刑智上易字第11號刑事判決(裁判日期：109.04.23)
案例事實：PHILIP B台灣代理商（即台灣商標權人）於民國104年間，向台灣台北地方檢察署對上述相同之台灣進口商先提出違反商標法之刑事告訴，本案檢察官及原審法院判決均認定台灣進口商之行為違反商標法第95條規定。在上述最高法院判決PHILIP B民事案件之後，本案智慧財產法院二審刑事判決則認定被告之行為不構成商標法第95條、第97條之罪。
智慧財產法院二審刑事判決意旨：
在商標屬地主義原則下，各國商標專用權之取得、存續、變更、喪失、撤銷、耗盡等等法律效果，均依各該國家之相關規定，故無論內外國商標權人是否相同，外國商標權即使在外國耗盡，內國商標權之效力仍不會受到外國商標權利效力之拘束，因此，系爭產品所附商標縱使在美國商標權耗盡，但在我國之商標權效力為何仍應依我國商標法規，始符合商標屬地主義原則。
在內外國商標權人不同人，且內國商標權人為外國商標權人之代理商、經銷商時，該外國商標權人實難認為是我國商標法第 36 條第 2 項前段所稱「經其（內國商標權人）同意之人」。
然內國經銷商、代理商在國內行銷之商品若與外國商標權商品表彰相同商品來源，其實不會危害商標表彰來源之功能，不應禁止平行輸入，此時內外國商標權人應可視為同一人，而可允許商品平行輸入。故商標法第 36 條第 2 項前段「由商標權人或經其同意之人」的「商標權人」，應可解釋「包含得與該商標權人視為同一人」者，而所謂的「得視為同一人」，本院認為應指「兩者間有法律上或經濟上關係（如為關係企業，或為代理商、經銷商、受託製造商等相類似關係），且商標表彰相同商品來源時」，始得「視為同一人」。
若內國商標權人經過相當努力，建立自己獨立之商標商譽，使消費者得以認識該商標僅表彰內國商標權人之商品，而非認知該商品是來自於與該內國商標權人有特殊關係的外國商標權人商品，則此時平行輸入之商品會危害內國商標權表彰來源之功能，自不應耗盡其商標權而可禁止平行輸入。另若外國原廠交付給內國經銷商、代理商之商品是專為內國市場所特別設計，與在外國同一商標流通之商品不同，且內國商標權人在行銷時亦強調其獨特性，使消費者認識其商標商品與外國商標權人商品有所區隔時，亦屬內國商標權人已建立自己獨立商譽，此時即得禁止平行輸入。
告訴人為 PHILIP B.公司在台總代理商，其與 PHILIP B.公司有經濟上之連結關係存在，又告訴人在我國雖為系爭商標之商標權人，但未使用系爭商標生產自己商品，而是向 PHILP B.公司所進口，且告訴人於推銷系爭商標商品時，強調系爭產品是源自美國、好萊塢時尚精品、享譽國際護髮宗師等等，使我國消費者認識系爭商標所表彰之商 品來源為美國的 PHILIP B.公司，顯見告 訴人並未建立自己商譽，致內國商標權人(即告訴人)與外國商標權人(即PHILIPB.公司)之商品均表彰相同來源，依上開說明，PHILIP B.公司與告訴人即得視為同一人…是系爭產品滿足商標法第 36 條第 2 項前段之要件，則告訴人自不得就系爭產品主張商標權，被告輸入系爭產品並於網路上販賣之行為，即不構成商標法第95條、第97條之罪。二、被告在店面或網路上販賣仿冒商標商品，並保證真品，構成加重詐欺罪：（參最高法院 109年度台上字第1527號刑事判決，裁判日期：109.4.13.)
案例事實：被告向大陸淘寶網站購買仿冒商標商品，並輸入至國內販售，同時在其經營店面之臉書社群網站陳列及販賣仿冒商標商品，並施用詐術在臉書上對公眾散布：「全部商品保證真品，直接透過國外代理商向原廠下單訂貨！貨源與國內代理商絕對相同！貨源正常同台灣品牌代理商與各大歐洲品牌百貨專櫃一樣！均來自國外原廠！」等不實訊息，藉此詐騙不特定之多數人前往購買，且被告之訂價與真品之零售價格相近等情。
最高法院刑事判決意旨: 原審判決（智慧財產法院以107年度刑智上訴字第42號刑事判決）認定上訴人等共同意圖為自己不法之所有，基於以網際網路詐欺取財、非法販賣仿冒商標商品之犯意聯絡，在其經營店面之臉書社群網站，陳列仿冒商標商品販售，並施用詐術在臉書上對公眾散布上述保證真品之不實訊息，但因品牌公司之蒐證人員係明知商品為仿冒商品而購買，並無陷於錯誤，及並無證據證明上訴人已有將仿冒商標商品販售與其他之人，雖難認其詐欺取財已屬既遂，然仍構成刑法第339條之4第1項第3款及第2項之加重詐欺取財之未遂罪（按該條規定：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： …三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。」）。最高法院刑事判決認為，上訴人既已著手實行詐欺行為，且其行為亦足以使公眾陷於錯誤，自屬施用詐術，原判決依詐欺取財未遂論處，並無不合。
三、商標法第30條第1項第13款不得註冊之規定：有關他人「藝名」之認定（參最高行政法院109 年裁字第 1092 號行政裁定，裁判日期：109.7.9）
案例事實：林姓男子於2016年4月以「Blackmamba設計字」商標，指定使用於衣服、T恤、外套等商品，向智慧局申請商標並核准。該商標經由美商柯比公司向智慧局提起異議後遭到撤銷之處分，林姓男子不服，提起訴願亦被駁回，向智慧財產法院提起訴訟敗訴。經上訴至最高行政法院。
最高法院行政判決意旨：原審判決（智慧財產法院行政108年度行商訴字第78號行政判決）認定「Kobe Bryant」為美國職籃NBA之著名球星，且其在球場上具攻擊性、移動速度快及靈敏之表現特質，恰似非洲移動速度最快之「BlackMamba」(黑曼巴)毒蛇，是堪認系爭商標於105年4月21日申請時，「BlackMamba」已為表演運動技藝為職業之藝人「KobeBryant」於其從事表演性籃球比賽時所被稱呼之藝名，而「BlackMamba」客觀上亦僅指向「KobeBryant」1人，國內相關消費者可直接聯想與「KobeBryant」有關，並已達國內著名程度，則上訴人以「BlackMamba」作為系爭商標申請註冊，復未徵得「KobeBryant」之同意，難謂無損其人格權及其利用該國內著名藝名於國內商業活動而產生一定經濟效益之財產權。最高行政法院認為，商標法第30條第1項第13款所定藝名是否「著名」之認定，要以「申請註冊時」為判準。又依商標法第50條規定，異議商標之註冊有無違法事由，要依其「註冊公告時」之規定。原處分之合法性，不因KobeBryant事後亡故而受影響。何況依最高法院104年度台上字第1407號民事判決之意旨所示，人格權若有用於商業活動之客觀事實，而生經濟利益者，亦具財產權性質，應受保障。最高行政法院維持原審法院之判決，而駁回林姓男子之上訴。
參、統計數據（109年）
109年度申請商標註冊計94,089件，自104年以來再創新高，並較上年度（108年）增加8％。從國籍來看，本國人申請72,170件，較上年度增加17%；外國人申請21,919件，與上年度申請件數相較，則下降12％。而依申請人國籍統計，109年度台灣商標申請註冊前三大外國申請人，分別為中國大陸4,575件、日本4,013件及美國3,814件。
(參智慧財產局網站資料 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-167-885263-051ba-1.html)
